Anasayfa » Yazılarım » Marka Konuları »
Önceki yazılarımda WIPO, Madrid Sistemi ve uluslararası marka başvurusunda dikkat edilmesi gereken konulardan bahsetmiştim.
Esasen uluslararası marka sistemi, tek tek ülke bazında marka başvurusu yapmaya göre hem maliyet hem de süreç açısından çok daha avantajlı olan bir sistemdir.
Fakat her sistem kendi içinde bazı dezavantajları da barındırabilmektedir. İşte bu yazımda uluslararası marka tescil sisteminin bazı dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Zira uluslararası başvuru işlemleri öncesinde bu hususların da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1. Uluslararası marka tescilinde ilk 5 yıllık süreye dikkat!
Madrid sisteminin dezavantajı olarak belirtilebilecek ilk konu, uluslararası marka tescilinin, baz alınan markanın menşei ülkesindeki (mesela Türkiye’deki markanız) hukuki geçerlilik durumuna 5 yıl süre ile bağımlı olmasıdır. Söz konusu 5 yıllık süre, uluslararası başvurunun WIPO tarafından yayınlanacak uluslararası tescil tarihinden itibaren sayılır.
Bu konuyu biraz daha detaylı açıklamaya çalışayım: Markanızın uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde gerçekleşmesi şartıyla; eğer uluslararası başvuru için baz aldığınız (yurtiçi) markanızın başvurusu nihai bir karar gereği tamamen veya kısmen “ret olursa” -veya- markanız yurtiçinde tescilli ise fakat bu tescili tamamen / kısmen “iptal edilirse“; uluslararası marka tesciliniz de buna bağlı olarak tamamen veya kısmen “iptal” edilecektir. Aşağıda buna ilişkin örnekler vermek istiyorum.
Örnek senaryolar:
Yurtiçinde “tescilli” olan bir markaya ilişkin örnek: Yurtiçindeki marka tesciliniz “giyim, baş giyim ve ayak giyim” emtialarını kapsıyor ve bu tescilli markanızı baz alarak uluslararası tescil başvurusu yaptınız diyelim. Bahsettiğim 5 yıllık süre içerisinde yaşanacak hukuki bir süreç sonrasında yurtiçi marka tescilinizden ‘baş giyim‘ emtiasının çıkarılmasına karar verildiğini ve bu kararın kesinleştiğini varsayalım (kısmi iptal). Bu durumda TÜRKPATENT bu kararı WIPO’ya bildirecektir ve buna bağlı olarak da ‘baş giyim‘ emtiası uluslararası marka tescilinizden çıkartılacaktır.
Yurtiçinde “henüz tescilli olmayan” bir markaya ilişkin örnek: Bu senaryoda ise yukarıdaki emtiaları içeren markanın henüz tescil edilmemiş – yeni başvurulmuş durumda olan bir marka olduğunu varsayalım. Bu başvuruyu baz alarak yaptığınız uluslararası başvuru ise tescil edildi diyelim. Eğer TÜRKPATENT tarafından yurtiçindeki marka başvurunuz herhangi bir sebepten dolayı tamamen veya kısmen reddedilirse ve bu karar da bahsettiğim 5 yıllık süre içerisinde kesinleşirse, TÜRKPATENT tarafından WIPO’ya bildirecektir ve buna bağlı olarak da uluslararası tesciliniz tamamen veya kısmen “iptal” edilmiş sayılacaktır.
Dolayısıyla, eğer uluslararası başvuru öncesinde baz alınan markanın durumu yeterince dikkatli incelenmezse, ileriki süreçler için dezavantaj oluşturabilir.
2. Uluslararası marka tesciliniz “merkezi atak” (central attack) işlemine maruz kalabilir!
“Merkezi atak” (central attack) kelimelerine bakarak bunu yasadışı veya şiddet içeren bir işlemmiş gibi düşünmeyiniz lütfen:)
Esasen uluslararası literatürde geçen hukuki bir işlemdir. Genel olarak bunu şöyle açıklayabilirim: Daha önce de belirttiğim üzere, uluslararası markalar, baz alınan menşei markaların durumuna 5 yıl süreyle bağımlı durumdadır. İşte bu 5 yıllık süreç içerisinde, bir uluslararası marka tescilinin kapsadığı her ülkede bu markaya karşı ayrı hukuki işlem (iptal işlemi, vb.) başlatmaktansa, öncelikle menşei ülkesindeki tescilini iptal ettirmek ya da başvurusunun tescil edilmesini önlemek daha mantıklıdır.
Bu amaçla markanın menşei ülkesindeki tesciline karşı iptal işlemi veya marka henüz ilan aşamasında vb. bulunuyorsa, yayına itiraz işlemi yapılabilir. Eğer bu işlemler menşei markanın aleyhinde sonuçlanırsa, uluslararası tescil de bundan olumsuz etkilenir. Böylece hem yurtiçindeki markanız hem de yurtdışı markanız aynı süreçte iptal ettirilebilir.
Dolayısıyla menşei markaya (mesela yurtiçi markanız) karşı bu amaçla başlatılan hukuki işlemlere genel olarak “Merkezi atak” (central attack) denilmesinin sebebi de budur.
Bu işleme çok genel bir açıdan bakarsak, uluslararası marka tescil sistemi için bir dezavantaj olarak gösterilebilir. Fakat taklit – ticari kötü niyet amaçlı bir marka söz konusu olduğunda, bu tarz bir markanın ulusal ve uluslararası tesciline karşı “Merkezi atak” (central attack) işlemi yapılmasının ciddi bir avantaj olacağını da özellikle belirtmek isterim.
Aşağıda buna ilişkin bazı örnekler vermek istiyorum:
Lehinizde olan bir senaryoya bakalım: Çin’de fason olarak ürettirdiğiniz ürünler var ve bunların üzerine kendi markanızı bastırıyorsunuz. Tedarik ettiğiniz bu ürünleri de iç piyasaya veriyorsunuz ve/veya ihracat yapıyorsunuz diyelim.
Çin’deki tedarikçinizin ise sizden herhangi bir izin almadan, bu markanızı öncelikle Çin’de ülkesel olarak tescil ettirdiğini, hatta bu Çin menşeili markayı baz alarak 10 ülkede uluslararası marka tescili yaptırdığını da tespit ettiniz diyelim. (Not: Tam bu noktada, “Marka izleme” hizmeti diye tabir edilen işlemlerin aslında ne kadar faydalı olduğunu da belirtmek isterim. Ulusal ve uluslararası “marka izleme” işlemleri konusundaki yazılarımı ileride sizlerle paylaşacağım).
Konunun iki taraf arasında uzlaşma / görüşme vb. ile çözülemediğini de varsayalım. Bu durumda söz konusu markaya karşı ne yapabilirsiniz?
Bu durumda Çin’deki ülkesel markaya karşı hukuki bir işlem (tescilin iptali işlemi, vb.) başlatmanız mümkündür. Eğer uluslararası markası henüz 5 yıllık bağımlılık süresi içerisindeyse ve Çin’de başlatacağınız iptal işlemi sizin için lehte sonuçlanırsa (yani markanın Çin’deki tescili “iptal” edilirse), bu durumda uluslararası tescili de buna bağlı olarak iptal edilecektir. Dolayısıyla sadece menşei ülkesi Çin’de başlatacağınız bir hukuki işlem sonucunda, hem bu markanın 10 ülkeyi kapsayan uluslararası tescilini hem de Çin’deki ulusal tescilini iptal ettirmeyi başarmış olursunuz.
Peki en başta dezavantaj diye bahsettiğim konu bunun neresinde derseniz?
Aleyhinizde olan bir senaryoya bakalım derim: Eğer yukarda bahsettiğim tarzda bir senaryoda itilaflı durumda olan sizin markanız olursa, bu durumda ulusal (yurtiçi) ve buna bağlı olan uluslararası tescilinin, belirttiğim 5 yıllık süreç kuralı dahilinde iptal edilmesi riski sizin markanız için de geçerli olacaktır.
İstatistikler bu konuda ne diyor?
WIPO istatistiklerine göre, 2020 yılında 6300 adet uluslararası marka tescilinin iptal edildiği görülmektedir.
Bu markaların % 31,7’si “tamamen iptal” edilirken, % 68,3’lük bölümünün ise “kısmi iptale” konu olmuştur. (Kaynak: Madrid Yearly Review 2021, WIPO)
Kısa bir bilgi: İptal kararı sonrasında ne yapılabilir?
İptal kararı sonrasındaki sürece ilişkin olarak, “dosya dönüşümü” olarak ifade edebileceğim bir konudan burada kısaca bahsetmek isterim.
Uluslararası marka tescilinizin iptali kararının tebliğ edilmesiyle, iptal tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde söz konusu uluslararası marka tescilinizin kapsadığı ülkelerde bu dosyanızı “ülkesel marka başvurularına” dönüştürmeniz mümkündür. Bu sayede, yapılacak olan ülkesel yeni başvuruların “başvuru tarihi”, iptal edilen uluslararası markanızın “tescil tarihi” olarak kaydedilebilecektir.
Ülkesel başvuru dosyalarına dönüşüm işleminin marka sahibine ekstra maliyetler ve yeni süreçler getireceğini de belirtmek isterim. Dolayısıyla durum iyice değerlendirildikten sonra bu tarz işlemlere karar verilmesi daha uygun olur. Not: Bu konuya ilişkin bilgilerimi ayrı bir yazıda sizlerle paylaşacağım.
Dolayısıyla en başa dönecek olursak, uluslararası başvuru öncesinde baz alınacak markanın durumunu iyice inceleyerek karar vermek gerektiğini görmekteyiz. Aksi takdirde, ulusal ve uluslararası tescil işlemleri için harcanacak olan tüm maliyetler ve süre boşa gitmiş olacaktır.
3. Uluslararası tescilinizin “ülkesel inceleme” süreçleri sırasında “ek maliyetlerle” karşılaşabilirsiniz!
Türkiye’den uluslararası marka başvurusu işlemleri konusundaki yazımda kısaca bahsettiğim üzere; WIPO’nun tescil kararını yayınlaması ile eş zamanlı olarak, başvurunuz WIPO tarafından tescil talep ettiğiniz ülkelerin/toplulukların resmî kurumlarına iletilir ve her ülke kurumu nezdinde 18 ay sürebilecek bir resmi inceleme & yayın sürecine tabi olur. Her ülkenin resmi kurumu dosyanızı kendi kanun ve kurallarına göre inceleyip “geçici” veya “nihai” kararlarını WIPO’ya iletir.
Özellikle geçici karar niteliğinde olan kararlara bu noktada değinmek isterim. Bunlar esasen “olumsuz” nitelikteki kararlardır. Geçici kararların türlerini şöyle özetlemek istiyorum: “Resmi kurumların bildirimleri (office action, vb.)”, “Ret veya kısmi ret bildirimleri” ve “İtiraz bildirimleri” vb. şeklindeki karar bildirimleri olabilir. (Not: Bu tarz kararların detayları, çeşitli ülkelerin uygulamaları ve bu kararlara cevap dosyalanması gibi konulara ilişkin yazılarımı ileride sizlerle paylaşacağım).
Söz konusu kararlara karşı “cevap” dosyalama (karara itiraz diye de bahsedebiliriz) hakkınız bulunmaktadır. Fakat bu tarz cevap dosyalama işlemlerinin, genellikle ilgili ülkelerde kayıtlı olan marka & patent vekilleri / avukatlar aracılığıyla hazırlanması ve gerçekleştirilmesi gereklidir. Dolayısıyla bu tarz işlemler konusunda profesyonel hizmet ücreti – vekillik ücreti – resmi harçlar vb. gibi ek maliyetler ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Yani Madrid sistemi kapsamında yapacağınız uluslararası başvurunun sadece başlangıçtaki temel ücretlerini dikkate alarak bir bütçe tasarlarsanız, ileride başka hiçbir maliyet çıkmayacakmış gibi düşünürseniz ve yönlendirilirseniz yanılabilirsiniz. Zira yukarıda bahsettiğim ülkesel inceleme aşamalarında beklenmedik ek maliyetler ve ek süreçler ile karşılaşma riskiniz bulunmaktadır. Bu sebeple uluslararası tescil sürecinin ülkesel aşamalarında olası yeni maliyetler çıkabileceğini de unutmamak gerekir.
Sonuç olarak…
En başta da ifade ettiğim üzere, uluslararası marka tescil sistemi (Madrid Sistemi), ülke bazında tek tek başvuru yapmaya göre hem maliyet hem de süreçler açısından aslında çok daha avantajlıdır.
Fakat bu sistemin gerek kendi kuralları gerekse de seçeceğiniz ülkelerin/toplulukların kanunları ve uygulamaları gibi sebeplerle, bazı dezavantajlarıyla karşılaşma ihtimaliniz olduğunu da belirtmek isterim.